Barilla vs La Molisana: capacità distintiva del marchio e secondary meaning

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Con la sentenza n. 53 dello scorso 4 gennaio 2022, la Corte di Cassazione ha messo la parola fine alla controversia processuale tra lo storico pastificio La Molisana e un’altra azienda multinazionale italiana del comparto alimentare, la Barilla, dichiarando nullo il marchio nominativo della prima “spaghetto quadrato” (registrato a parte, nel 2013, dall’azienda di Campobasso per contraddistinguere nell’ambito del mercato nazionale i propri spaghetti alla chitarra), poiché è stato ritenuto privo di specificità e semplicemente descrittivo di un prodotto, nonché già presente all’interno dell’offerta di aziende che adottano un formato analogo come nella tradizione di casa nostra.

Lo spaghetto quadrato non è un marchio

Lo “spaghetto quadrato” rappresenta un nome comune, dunque non può essere un marchio registrato. Con tale pronunciamento della Suprema Corte si è chiusa la controversia tra i due colossi alimentari. Pertanto, a nulla è valso per il rinomato pastifico di Campobasso l’appellarsi al principio della secondarizzazione del marchio (sancito dal secondo comma dall’art. 13 del Codice di proprietà industriale: Capacità distintiva), laddove è riportato che «possono costituire oggetto di registrazione come marchio d’impresa i segni che prima della domanda di registrazione, a seguito dell’uso che ne sia stato fatto, abbiano acquistato carattere distintivo». 

Secondary meaning e riabilitazione del marchio

La cosiddetta “secondarizzazione del marchio” scatta nel momento in cui il suo uso e la sua diffusione risultano tali da assumere un significato preciso e identificare per un periodo sufficiente quel prodotto presso il consumatore (acquisizione del “significato secondario”). Un elemento, quest’ultimo, che il giudice può esaminare in considerazione delle prove attinenti alla forte diffusione commerciale e a consistenti investimenti pubblicitari in favore della notorietà segno distintivo.

Nel caso in esame, una capacità di penetrazione che giudici non hanno ammesso, in considerazione sia dell’esigua durata dell’utilizzo sia per la debolezza del marchio «costituito da parole di uso comune ontologicamente collegate alla natura e alle caratteristiche del prodotto». Da parte sua, il pastificio La Molisana aveva fatto presente che la tutela non veniva richiesta in ragione della novità di un prodotto appartenente alla tradizione, bensì in virtù del carattere distintivo di un marchio che indicava – in maniera del tutto nuova – un prodotto già esistente sul mercato.

Per la Corte d’Appello, invece – come ha confermato la Cassazione – il marchio “spaghetto quadrato” è da ritenersi nullo ab origine per carenza di distintività. Argomentando che la parola indica esclusivamente un prodotto alimentare della tradizione italiana – come lo spaghetto – riportando solo la sua caratteristica non più cilindrica, bensì nella forma più recente e moderna con la sezione orizzontale quadrata, assai simile ai tonnarelli e agli spaghetti alla chitarra. Non riconoscendo, infine, la capacità distintiva del marchio per effetto del suo utilizzo sul mercato (il già citato secondary meaning, il mutamento di percezione presso il pubblico). 

Requisiti di validità del marchio

Considerata nulla la registrazione del marchio “spaghetto quadrato” del rinomato pastifico di Campobasso, la Suprema corte ha ribadito che il requisito per la registrazione di un marchio è il carattere distintivo dello stesso, ragione per cui non possono essere oggetto di registrazione quei segni che descrivono solamente le caratteristiche di un prodotto oppure di un servizio. A meno che il marchio non abbia acquisito un significato secondario originale – e qui si ritorna al principio della “secondarizzazione del marchio” – in ragione del potenziamento del suo utilizzo sul mercato. Quest’ultima, caratteristica distintiva che permette la convalida del segno. Nel caso specifico però negata.

Per ulteriori informazioni su carattere distintivo del marchio e secondary meaning è possibile contattarci all’indirizzo mail: info@italylegalconsulting.com

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