Proprietà intellettuale e start-up

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Quando lavoriamo con le startup ci vengono regolarmente poste le seguenti domande: «Perché dovremmo proteggere il nostro marchio?», «Quanto costa registrare un marchio e come si può tutelare?», «Ci sono agevolazioni?».

Proteggere il marchio vuol dire sostanzialmente tutelare la propria attività, impedendo ad altri di utilizzare un marchio identico o simile per gli stessi prodotti e/o servizi o per articoli e attività affini. Preliminarmente, prima di chiederne la registrazione, sarà fondamentale verificare che il proprio segno distintivo non interferisca con un marchio di altri, anteriormente registrato o depositato.

A tal fine, abbiamo elaborato alcune considerazioni chiave da seguire per garantire che un marchio sia protetto fin dall’inizio quale strumento di valorizzazione e asset intangibile di una startup.

Marchio aziendale: come scegliere quello giusto

Scegliere un marchio nuovo, originale e distintivo è un’operazione tutt’altro che semplice e non solo perché implica un notevole sforzo creativo, ma soprattutto perché il marchio realizzato dovrà essere attraente per il pubblico dei consumatori e rendere il prodotto che contraddistingue immediatamente riconoscibile sul mercato.

È dunque bene evitare termini o espressioni genericamente diffusi nel linguaggio comune o che siano descrittivi dei prodotti e/o servizi che si vogliono identificare con il segno prescelto, poiché nessuno potrebbe rivendicare un monopolio su una denominazione generica e precludere ad altri di registrarla o farne uso anche per articoli o attività simili. Rientrano certamente in questa categoria parole come: “top”, “super”, “extra”, “ultra”, “iper”, “oro” oppure segni figurativi che hanno una chiara valenza descrittiva, come il simbolo della croce per indicare i farmaci o la bilancia per identificare servizi giuridici. 

La debolezza di un marchio, determinata dalla limitata capacità distintiva, influisce conseguentemente anche sulla sua tutela. Da ciò ne deriva che, anche in presenza di lievi differenziazioni – come ad esempio l’aggiunta di parole o di simboli o di colori – tra un marchio debole ed un altro segno distintivo è possibile escluderne la contraffazione ed il rischio che il consumatore possa confondere i due segni.

Il marchio forte è invece dotato di elevata capacità distintiva, in quanto si tratta di un segno di fantasia che non presenta alcun collegamento concettuale con i prodotti e servizi che contraddistingue. A titolo esemplificativo, è da considerarsi forte il marchio: “Chicco”, non risultando in alcun modo connesso alla funzione e alla natura dei prodotti che identifica, così come i marchi “Kodak” per pellicole cinematografiche e apparecchiature per immagini e stampa oppure “CIF” per i detersivi. La “forza” del marchio incide sulla intensità della tutela allo stesso riconosciuta in caso di qualsiasi tipo di modifica che lasci comunque inalterato il nucleo essenziale dello stesso.

Le ricerche di anteriorità

Prima di depositare la domanda di registrazione del marchio, è consigliabile effettuare approfondite ricerche di anteriorità tramite banche dati specializzate, tenute dalle competenti autorità nazionali, europee ed internazionali, per accertare che le parole e/o i simboli o altri segni che si desidera proteggere o utilizzare non siano già stati registrati e/o depositati. Si raccomanda altresì di estendere le suddette indagini anche al web e ai social network, atteso che un eventuale marchio di fatto, identico e/o similare, non verrebbe comunque individuato dalle ricerche di anteriorità che restituiscono risultati solo con riferimento ai marchi registrati.

Va in ogni caso sottolineato che tali ricerche non possono considerarsi del tutto esaustive in ragione del fatto che, in aggiunta alla menzionata sussistenza di segni di fatto che non sono facilmente individuabili, le banche dati non sempre vengono aggiornate in tempo reale, sebbene (ed è importante ribadirlo) tali indagini diano comunque l’idea dei rischi che potrebbero derivare dall’adozione di un determinato marchio. 

Perché registrare un marchio

La registrazione del marchio conferisce al titolare il diritto esclusivo di impedire a terzi di utilizzare senza autorizzazione lo stesso marchio o un marchio simile per prodotti e/o servizi identici e/o simili, in modo da ingenerare confusione nel pubblico dei consumatori.

Il marchio costituisce per l’impresa una risorsa economica preziosa ed una grande opportunità di sviluppo. Esso infatti rappresenta un bene immateriale per l’azienda titolare che, oltre a favorire l’accrescimento del patrimonio della stessa, potrà essere sfruttato mediante contratti di licenza o cessioni oppure utilizzato per ottenere finanziamenti e agevolazioni fiscali.

In base all’estensione territoriale dell’attività che si intende contraddistinguere con il marchio, chiunque voglia procedere con la registrazione dello stesso ha la possibilità di seguire tre strade, non necessariamente alternative tra di loro, per richiedere la protezione del nuovo marchio: 

  • Registrazione nazionale: presentando domanda presso l’ufficio nazionale competente ed ottenendo tutela limitata al territorio dello Stato prescelto.
  • Registrazione europea: che consente al titolare del marchio di ottenere, con una unica domanda presentata all’EUIPO (European Intellectual Property Office), tutela nei 27 stati dell’Unione europea.
  • Registrazione internazionale: per i Paesi che hanno aderito al Sistema di Madrid procedendo ad estendere a livello internazionale il marchio nazionale o il marchio della Unione europea (MUE) attraverso l’ufficio WIPO (Word Intellectual Property Office).

Per i Paesi che non hanno aderito al Protocollo di Madrid, si deve procedere con singoli depositi nazionali esteri. Si sottolinea l’evidente vantaggio che deriva dalla registrazione di un marchio dell’Unione europea, laddove con un’unica domanda e a costi decisamente inferiori rispetto alle tasse previste per ciascuno Stato è possibile ottenere contestualmente tutela in tutti gli Stati membri dell’Unione.

Infine, per completezza, si evidenziano le molteplici opportunità offerte alle imprese per l’ottenimento di agevolazioni finalizzate ad incentivare la tutela di marchi (oltre che dei brevetti e design) sia a livello nazionale sia a livello europeo.

Si può perdere il diritto sul marchio?

Ottenuta la registrazione del marchio, è necessario assicurarsi di utilizzarlo nella stessa versione in cui è stato registrato, sebbene siano consentite variazioni lievi che non ne alterino il carattere distintivo, ovvero il c.d. “cuore” del marchio, in relazione ai prodotti e servizi per i quali la registrazione è stata chiesta.

Se un marchio non viene utilizzato, anche se registrato, per un periodo consecutivo di cinque anni nel territorio di riferimento (tre anni in alcuni paesi), un terzo potrebbe richiedere la decadenza per non uso.

Quale uso è considerato rilevante ai nostri fini? Si fa riferimento ad un uso effettivo e concreto del marchio in relazione ai beni o servizi oggetto della registrazione destinati ad essere commercializzati nel mercato di interesse commerciale.

Non di rado può rendersi necessaria, nell’ottica di un generale rinnovamento in linea con le evoluzioni dell’azienda e della sua immagine, nonché di un ampliamento dei prodotti e servizi dell’impresa stessa, un restyling del marchio o addirittura la sostituzione del vecchio con una nuova versione che possa rappresentare il predetto cambiamento innovativo. In tal caso, sarà necessario valutare se procedere o meno con una nuova domanda di marchio per proteggere la nuova versione.

Protezione del marchio online

Cosa puoi fare oltre alla registrazione del tuo marchio. Ecco alcune indicazioni utili:

  1. In via preliminare, assicurati di registrare anche il nome a dominio, che ricomprenda il marchio scelto, nelle principali estensioni (come ad esempio: .com; .eu; .info; .org ecc.). Se, all’esito delle ricerche di anteriorità, vengono individuati nomi a dominio corrispondenti al tuo marchio già registrati da altri, è possibile cercare di recuperarli presentando un’offerta di acquisto sempreché il valore economico sia ragionevole e vi sia interesse a vendere da parte del titolare.
  2. Iscriviti al Registro marche Amazon in modo che solo i venditori autorizzati possano utilizzare il tuo marchio. 
  3. Google AdWords (Ads): acquista tutte le parole chiave pertinenti per la pubblicità e monitora gli annunci di terzi per assicurarti che il tuo marchio non venga utilizzato nell’annuncio di un concorrente. 
  4. Social Media: crea i tuoi account per il tuo marchio e utilizza gli strumenti di segnalazione di Facebook, Twitter e Instagram per segnalare qualsiasi violazione di marchio. 

Marchio europeo e Brexit

Possiedi un marchio UE? Di seguito due aspetti da tenere a mente post Brexit:

  • Il tuo marchio UE registrato sarà ora protetto nel Regno Unito in virtù di una registrazione del marchio del Regno Unito “clonata” di nuova creazione (a condizione che sia stata registrata presso l’EUIPO entro il 31 dicembre 2020). La registrazione nel Regno Unito dovrà essere rinnovata separatamente dalla registrazione del marchio UE se si desidera mantenere la protezione nel Regno Unito.
  • Se avevi una domanda di marchio UE in sospeso alla data del 1° gennaio 2021 o hai presentato una nuova domanda UE dal 1° gennaio 2021 e desideri protezione nel Regno Unito, dovrai presentare una nuova domanda nel Regno Unito. Non è più possibile rivendicare la data di deposito dell’UE precedente al momento del deposito della corrispondente domanda nel Regno Unito poiché il termine prioritario era il 30 settembre 2021.

Per ulteriori informazioni inerenti le procedure di registrazione di un marchio, le tempistiche e i relativi costi, nonché le agevolazioni ottenibili è possibile contattarci all’indirizzo mail: info@italylegalconsulting.com

 

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