Come tutelare il proprio marchio

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Perché registrare un marchio

Premessa d’obbligo: nell’ambito della tutela della proprietà intellettuale e industriale è opportuno rimarcare l’importanza del marchio quale segno distintivo di un’azienda. Il marchio d’impresa ha la funzione di distinguere l’attività professionale di un imprenditore rispetto a quella dei concorrenti, permettendo così ai consumatori di riconoscere i suoi prodotti e/o servizi.

Maggiore tutela dell’identità aziendale, dunque? Certo, ma non solo. Poiché i marchi registrati rafforzano la brand reputation e possono essere usati per accedere a fondi di finanziamento. Ancora, un marchio se è registrato – così anche da impedirne l’uso non autorizzato – rappresenta un vero e proprio asset aziendale capace di generare guadagno mediante contratti di licenza, sponsorizzazioni, cessioni, merchandising e franchising. Registrare un marchio d’impresa conferisce al suo titolare la facoltà di farne uso esclusivo, nonché il diritto di vietare a terzi l’utilizzo di segni che possano creare confusione in merito.

I marchi di fatto, invece, godono di una tutela minore derivante dal cosiddetto “preuso”. Cosa sono i marchi di fatto? Si tratta di segni distintivi che pur non registrati, vengono utilizzati da un’azienda nell’ambito della commercializzazione dei servizi o prodotti, e che hanno acquisito visibilità e capacità distintiva in rapporto al target di clientela nonché al territorio di riferimento.

Tutt’altro discorso, infine, va formulato sui Marchi storici di interesse nazionale. 

Registrazione marchi, come funziona

All’interno del nostro ordinamento giuridico non c’è norma che obblighi l’azienda a formulare domanda di registrazione del marchio (pertanto oltre a quest’ultimo, come anticipato, ben può sussistere il segno distintivo usato senza previa registrazione). Qualora invece si intenda formularla, la registrazione può essere richiesta sia da privati sia da società (persone fisica e persona giuridica), a condizione che si tratti di chi utilizza il marchio oppure di chi intenda utilizzarlo. Per registrare un marchio è possibile recarsi presso una Camera di Commercio e procedere, in modo autonomo e consapevole, al deposito. Ad ogni modo resta valido il consiglio di affidarsi ad uno studio legale specializzato in materia.

Quali aspetti considerare nella scelta

Una volta scelto il segno – che può essere un nome, una parola, un logo, un simbolo, un disegno o una combinazione di questi elementi, oppure un segno non convenzionale, rappresentato da un colore, un suono o un odore – bisogna seguire pochi ed essenziali passaggi:

  1. Individuare l’estensione territoriale dell’attività che si vuole tutelare con il proprio marchio (tale estensione è legata, appunto, all’ambito territoriale preso a riferimento nel momento in cui si deposita la domanda di registrazione). Nel dettaglio, è possibile procedere con la:
    • Registrazione di un marchio nazionale: se l’attività è rivolta esclusivamente al territorio italiano, sarà sufficiente una tutela circoscritta all’Italia (la registrazione di marchio nel nostro Paese non è possibile a livello regionale oppure locale ma soltanto nazionale).
    • Registrazione di un marchio comunitario: ne consegue la tutela sull’intero territorio dell’Unione Europea (Italia inclusa), ed è consigliabile qualora la propria attività si estenda su più Paesi dell’Ue.
    • Registrazione di un marchio internazionale: per ottenere la tutela all’estero è possibile valutare due diverse – e distinte, tra loro – opzioni in base al tipo di Paesi d’interesse: ambito internazionale (se si vuole tutelare il proprio marchio negli Stati europei o extraeuropei che abbiano aderito all’Accordo di Madrid); singoli paesi esteri (tutela in un singolo Paese di interesse. Questa opzione è suggeribile nel momento in cui la propria attività si concentra in un singolo Paese Estero).
  1. Selezionare le classi dei prodotti e dei servizi (Classificazione internazionale dei prodotti e servizi o, più comunemente, Classificazione di Nizza) che il marchio è destinato a contraddistinguere. È bene individuare le classi di prodotti e servizi con scrupolo prima di depositare della domanda, poiché non potranno più essere aggiunte ex post, se non con un nuovo deposito.
  2. Condurre attente ricerche di anteriorità – in gergo tecnico si parla di “ricerca di novità” –, tramite banche dati specializzate, al fine di verificare che non sussistano segni identici e/o simili, già depositati e/o registrati. Evitando così eventuali opposizioni di terzi che possano ostacolare l’iter di registrazione.
  3. Procedere al deposito della domanda di marchio e al contestuale pagamento delle tasse di registrazione, che variano a seconda del numero delle classi prescelto e dell’ambito territoriale individuato (ad esempio, i costi della registrazione nazionale sono inferiori rispetto alle tasse di registrazione di un marchio europeo o internazionale). Le tasse valgono per dieci anni, ovvero per tutta la durata di validità del marchio, con possibilità di rinnovo all’infinito, ogni dieci anni. Infine, è bene rammentare che il mancato utilizzo del marchio – seppur concesso in licenza d’uso – per un periodo ininterrotto di cinque anni (a seguito della sua registrazione) è ragione di decadenza.

Dunque, prima di registrare un marchio occorre valutare con attenzione che il segno distintivo non sia contrario alla legge. Un marchio non rispondente ai requisiti previsti dal legislatore può infatti essere rigettato dall’Ufficio italiano brevetti e marchi.

Per ulteriori informazioni su come tutelare il proprio marchio è possibile contattarci all’indirizzo mail: info@italylegalconsulting.com

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